안녕하세요, 강주영 변리사입니다.
오늘은 특허와 관련해서 매우 중요하지만 생소한 주제인 '생략침해'에 대해 이야기해 보려고 합니다. 특허권이 있는 발명의 일부 구성요소를 제외하고 실시했을 때 과연 이것이 특허침해에 해당하는지에 관한 문제는 많은 분들이 궁금해하시기도 하고 오해하기도 쉬운 주제 중 하나죠.
생략침해란 무엇인가요?
특허 침해란 특허청구범위에 기재된 발명을 특허권자의 허락이나 법으로 정해진 실시권 없이 이용하는 행위를 일컫습니다. 그런데 여기서 '생략침해'라는 개념이 등장하는데요, 이는 특허청구범위에 명시된 구성요소 중 일부를 생략하고 해당 발명을 실시했을 때에도 침해로 볼 수 있는 경우를 말합니다.
대법원과 특허법원의 판례를 통해 이러한 생략침해가 어떻게 판단되는지 알아 볼 수 있습니다. 우리나라의 대법원은 출원 과정에서 보정 등을 통하여 비본질적이거나 불필요한 구성요소를 삭제할 기회가 있었다면, 생략침해를 인정하기 어렵다는 입장을 취하고 있습니다.
특허청구범위에 기재된 비본질적이거나 불필요한 구성요소라도 특허의 권리범위에서 배제하지 않는 것으로 해석하는 태도를 주변한정주의라고 하고 우리나라를 비롯한 세계 대부분의 국가들이 이를 채택하고 있습니다.
이에 대비되는 중심한정주의는 특허청구범위에 기재된 중요하고 핵심적인 구성요소를 중심으로 특허의 권리범위를 해석하는 입장으로서, 생략침해를 인정하는 것은 이와 유사한 입장이라고 할 수 있겠습니다.
생략침해에 대한 판단, 사업가에게 중요한 이유
만약 여러분이 사업을 하고 있다면, 특허의 일부 구성요소를 생략한 제품이나 서비스를 출시하기 전에 이를 신중하게 고려해야 합니다. 특허침해의 위험은 굉장히 높은 법률적 리스크를 수반하기 때문이죠. 특허의 일부 구성요소를 제외하고 실시하면 원칙적으로 특허침해에 해당하지 않습니다만, 그 제외된 일부 구성요소와 실질적으로 동일한 기능을 하는 대용품(균등물)을 이용한다면 균등론에 기한 침해(균등 침해)가 인정될 수도 있습니다.
타인의 특허의 특허청구범위에 기재된 요소들 중 일부를 생략하고 실시하면 원칙적으로는 그 특허의 침해에 해당하지 않지만, 균등 침해가 될 수 있으므로, 해당 국가의 법률, 판례, 그리고 특허의 세부사항 등 다양한 요인에 관한 주의가 필요합니다.
생략침해, 발명자, 출원인의 경우에 유의해야 할 점은?
반대로 자신이 어떤 발명의 특허를 출원할 때에도 이를 반드시 고려해야 합니다. 여러분도 타인이 몇몇 구성요소를 제외하고 실시함으로써 여러분의 특허를 쉽게 회피할 수 있게 되는 상황을 바라지 않을 것이므로, 대표 청구항에는 핵심적인 구성요소만을 넣고 그 외의 비본질적인 것은 그 대표 청구항이 아닌 그 대표 청구항을 인용하는 종속 청구항으로 기재해야 합니다.
처음 진행해 보는 특허출원 과정에서 변리사가 이를 설명해 주지 않을 경우에 간과하기 쉽습니다.
무조건 많이 써서 풍성하게 보이는 것이 좋은 권리를 얻는 것이라고 착각하는 경우가 많죠. 변리사가 초안으로 제공해 준 대표 청구항의 길이가 생각했던 것보다 짧고 내용이 빈약해 보여도, 이는 의도한 것 입니다.명세서에 포함된 발명의 상세한 설명에는 다양한 실시례들을 기재하여 발명을 뒷받침할 수 있는 내용을 풍부하게 기재하는 것이 좋고 특허청구범위의 청구항은 간단하게 기재하는 것이 좋기 때문입니다.
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