지식재산권 뉴스

안녕하세요, 강주영 변리사입니다. 가끔 이런 대화가 오가곤 합니다.

오늘은 많은 분들이 오해하시는 신규사항 추가금지 원칙에 대해 이야기해 보겠습니다. 특허출원 후 명세서 보정은 심사 과정에서 매우 중요한 절차이기 때문에 꼭 알아두시면 좋겠습니다.

신규사항 추가금지 원칙이란?​

특허법 제47조제2항에 따르면 '명세서 또는 도면의 보정은 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내'에서만 이루어져야 합니다. 즉, 처음에 제출했던 문서에 없던 새로운 내용을 추가하는 것은 원칙적으로 허용되지 않습니다. 예를 들어, 처음 제출했던 문서에 '신체 일부'로만 기재되어 있고, '손가락'과 같은 구체적인 예시는 기재되어 있지 않았다면, '손가락'과 같은 구체적인 예시를 추가하는 것은 허용되지 않을 수 있습니다.

반면에 발명의 상세한 설명에 있던 내용을 청구범위에 추가하는 경우는 허용됩니다. 심사 과정에서 흔히 발생하는 문제 중 한 가지는 처음 제출했던 문서에 포함되지 않은 새로운 내용을 추가하려는 경우에 발생합니다. 최초 명세서에 없었던 발명의 특징이나 기술 구성을 추가하는 것은 허용되지 않습니다. 이러한 내용 추가는 선행기술과의 차별성을 부각하기 위한 목적으로도 가능하지 않습니다.

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특허 출원 후 보정 가능한 범위는?

보정 가능한 범위는 다음과 같습니다.

- 최초 명세서의 범위 내에서 보정이 가능합니다.

- 청구 범위를 한정하거나 삭제하거나, 잘못 기재된 사항을 정정하는 보정이 가능합니다.

- 발명의 상세한 설명에 있던 내용을 청구 범위에 추가하는 보정도 가능합니다.

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변리사의 조언

- 신규사항 추가금지 원칙을 염두에 두고 출원 전 명세서를 면밀히 검토하세요.

때로는 경쟁사의 카피를 방지하거나 기술의 완전한 노출을 피하기 위하여 중요한 노하우를 빼고 출원하는 경우가 있는데, 이러한 방식은 추후 선행기술과의 차별성을 모호하게 할 위험이 있습니다. 이러한 경우 선행기술에 대한 출원 발명의 신규성, 진보성의 흠결로 이어져 특허 거절결정을 받게 될 수 있습니다. 또한 그 노하우가 그 발명의 실현에 필수불가결하여, 이를 제외한 명세서의 내용을 읽고 통상의 기술자가 그 발명의 목적을 달성할 수 없는 경우에도 기재 불비 등의 사유로 특허를 받을 수 없다는 점 꼭 유의하시기 바랍니다.

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따라서, 필요하다면 출원 전에 전문가와 상담을 통해 명세서 내용을 검토해 보는 것이 좋고, 명세서 보정은 출원 후의 중요한 단계이므로 전문적인 도움을 받는 것이 바람직합니다.

이상으로 특허출원 시 명세서 보정과 신규사항 추가금지 원칙에 대해 알아보았습니다. 특허 출원 과정에서 발생할 수 있는 다양한 상황에 대비하여, 전문적인 조언을 구하는 것이 중요합니다. 여러분의 창의적인 아이디어가 소중한 권리로 태어나는 데 도움이 되기를 바라며, 다음 포스팅에서 또 만나요!